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美国商标注册概况

2010-1-20 11:08:14

       佳茂知识产权代理(北京)有限公司 涉外商标注册部/翻译部 联系电话:010-62119266 ,24小时咨询电话:13810539256,欢迎朋友来电咨询商标注册、商标续展、商标变更、商标转让、商标异议、商标争议、商标答辩、国外商标注册、马德里商标注册等事宜。

    一、概要
    1、美国是一个实行判例法 (即不成文法)的国家,因此法院判例在美国处理商标纠纷及商标法的发展申起到了较为重要的作用。
    美国国会也制定了一些与商标注册和保护有关的成文法规,它们是1881年的联邦 《商标法》、1905年美国国会颁布的第三部联邦《商标法》。现行商标注册和保护的法律有1946年7月5日美国国会制定的1946年《商标法》,通常称之为《兰汉姆》法。该法于1947年7月5日正式生效,于1988年商标法修改法令予以修改,修改法令于1989年11月16日生效。此外,有关法规还包括1989年10月11日的商标法实施细则、1984年10月12日生效的《一九八四年商标假冒条例》以及与不正当竞争有关的成文法规和商标案例实践规则、1996年1月16日生效的1995年联邦商标淡化法、在1989年商标案例实践法则基础上修改的联邦法律第二部分第37号法令。
    2、美国采用使用在先的商标保护原则。在美国商标的所有权通常取决于商标在美国的使用。一般来讲,即便先使用者从未在美国注册其商标或后使用者先注册了相同或近似的商标,先实际使用某一商标者有优于在后使用商标者的权利。当然,从商标保护的角度来讲,也不可忽视使用者的商标在美国联邦专利商标局的注册。
    3、根据美国目前适用的商标注册规定,在美国可以注册商品商标、服务商标、集体商标和证明商标。
    4、美国采用商品和服务国际分类。
    5、美国商标注册分为主簿和副簿。
    6、美国参加的国际组织和国际公约有:世界知识产权组织、《保护工业产权巴黎公约》、《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》和《马德里协定议定书》。
    二、可注册商标的构成要素
    在美国能用作商标的范围十分广泛。商标可由人们在商业申使用的或打算使用的用来表示或识别其商品与他人商品以及表示商品来源的文字、名称、符号、图形或其任何组合构成。可在辅簿注册的商标除上述要素外,还可注册诸如标签、产品外形、包装、颜色、声音、标语、短语、姓氏、她理名称、数字等能识别产品或服务来源的商标
    三、不可注册的商标的构成要素
    1、不道德的、具有欺骗性或诽谤性的商标;
    2、由美国或其任何州、市的旗帜或徽记或外国的旗帜、徽记或其模仿物构成的商标;
    3、红十字标志及其符号、徽记的模仿物或其组合;
    4、联合国的徽记或其模仿物;
    5、当商标用在申请人商品上时,仅仅是描述或欺骗性错误描述商品或主要为地理描述或欺骗的、错误的、地理描述的商标;
    6、仅为姓氏的商标;
    7、未经他人的书面同意,使用其名字、浮像或签字作为商标;或在总统夫人在世时,末经其书面同意,使用美国已故总统的名字、签字或肖像作为商标;
    8、此外,与在美国专利商标局己注册的商标或与他人在美国在先使用而末放弃的商标、商号相似的,并且当使用在申请人的商品上时,很可能造成混淆、欺骗或误解的商标。
    四、申请人资格
    在美国商业申已使用商标的人可申请商标注册。
    根据1988年商标修改法令,真诚地打算在美国商业中使用商标的人也可以申请商标注册。
    巴黎公约成员国国民的商标如在其本国已注册,虽尚没在同美国的商务活动中使用,但已在他国使用或打算按1988·年修改法令使用该商标的人可申请商标注册。
    外国申请人必须指定在美国的代理人代办商标事宜。
     五、商标的申请和注册
    美国的商标注册分联邦注册和州注册。联邦注册适用于州际间贸易以及美国与其他国家和地区间的贸易。联邦注册在美国的50个州以及西萨摩亚群岛、关岛、巴拿马运河区、'维尔京群岛、波尔多黎各岛和北马利亚纳群岛有效。
     联邦注册又分为主簿注册和辅簿注册。在主簿的注册可以得到较强的法律保护,可以说主簿注册是注册人所有权要求的推定通知以及注册有效、注册人商标所有权以及在商业中使用该商标专用权的初步证据。在主簿注册商标的注册人有就商标侵权向联邦法院起诉的权利以及向海关备案注册商标以阻止非经授权的仿冒商标的商品进口的权利。商标在主簿注册后,如果连续使用5年还可获得不可争议性。
    在辅簿注册的商标不能得到法院法令的保护。辅簿注册无异议程序,可在任何时候被撤销,辅簿注册不可用于阻止进口。
    对于最初不授权在主簿注册的缺乏显著性的商标,可申请在辅簿注册。商标在辅簿注册5年后可申请在主簿注册。
    在美国有四种申请商标注册的基础:
    1、基于商标在美国的商业使用;
    2、基于真诚地打算在美国商业申使用;但是,在商标被接受注册后,申请人须提供在美国商业中实际使用的证据,否则,不予注册。因此,打算使用可以作为在美国提交申请的基础,不能作为注册基础;
    3、与美国有条约关系的国家的国民可基于其商标在国内注册在美国提交商标注册申请;
    4、巴黎公约成员国的国民在国内申请提交之日起的6个月内可基于国内申请在美国申请优先权。基于优先权提交的申请将在官方规定的时间内提供国内注册证明。因此,优先权可以作为在美国提交申请的基础,不能作为注册的基础。
    外国申请人可基于上述四种基础之一或任何不相矛盾的两项基础提交商标注册申请。
    在美国,当一个商标在儿个类别商品或服务上申请注册时,可提交一份多类的商标注册申请,也可就每类商品分别提交申请。
    (一)申请所需文件
    1、提供申请人名称、地址和国籍;
    2、列举申请注册的商品和Z或服务。
    关于商品或服务的列举要用通用名称表述,商品或服务的列举应是商标所实际使用的或真诚地打算使用的商品或提供的服务,对于基于本国注册或优先权申请所提交的申请,商品描述需与本国注册或申请中所涉及的商品一致,另外,美国专利商标局-般不接受太笼统或太含糊的描述,例如:"服装"、"计算软件"或包括某某商品。
    3、声明申请提交的基础并相应提供下述文件:
    基于在美国实际使用提交的申请需提供申请注册商标的最早使用时间,在美国商业中的最早使用时间及3张表示商标使用的实用标签。
    基于申请人本国注册提交的申请需提交经公证的国内注册证复印件及其英译文。
    基于优先权的申请需提供经公证的国内注册申请的证明文件及其英译文。
    基于打算使用提交的申请,申请时必须声明申请人真诚地打算在商业申使用该商标。此外,在商标通过审查及异议程序并获准注册前,申请人需提交由申请人签署的商标在美国商业申使用的声明书并提供3张实用标签。
    4、提供申请注册商标的图样15张,图样应清晰,尺寸在6.1cm 和10.3cm之间。此外,对于商标中的非英文文字,要求提供其英文含义及译音。"当申请保护颜色时,要予以说明并同时提交彩色图样10张。
    5、提交经签署的申请书。
    美国的商标注册申请书中包括请求书、委托书和声明书。此申请书由代理根据申请人提供的上述i~3 项申信息准备,但必须由申请人签署。
    当申请人是法人时,申请书要由总经理(或厂长)、副总经理(或副厂长)或商标部门的负责人签署。
    申请书不需要公证,但如宣誓书申包括蓄意的错误的宣誓将导致 "宣誓"者被罚款、监禁或两者并罚,并可使文件无效或影响注册。
    美国接受电子申请,即在网上提交申请。
    (二)审查
    美国专利商标局首先对申请进行审查,如果申请文件齐全,申请书的填写和签署及提交的图样均符合要求,并支付了所需的费用,美国专利商标局将授予申请日和申请号。在申请信息录大专利商标局的数据库后将申请转交审查官进行审查。·
    如果申请人提交的文件不合要求或没支付所需的费用,专利商标局将不授予申请号和申请盯 而是将文件退给申请人并说明不予受理的原因。
    申请人收到列明申请细节的申请受理通知书后,应在自专利商标局寄出申请受理之日起30天内要求更正申请受理通知书上不准确的信息。
    除非申请人由于紧急需要尽快取得注册并 "特殊请求"申请不按顺序审查外,申请将按其提交顺序给予审查。
    审查官是经过商标法专门训练的律师,他们按商标法、专利商标局制定的商标注册规则和商标审查程序手册中规定的审查标准审查所有的申请。
    审查官收到申请后对每份申请进行审查。审查包括两个部分,即不直接与注册性有关系的申请方面的审查以及商标注册性的审查,最重要的是申请注册的商标是否属于商标法申的禁用范畴。
    一般在自申请提交之日起3个月内审查官寄发第一次官方意见,官方意见中包括审查官对申请修改的所有要求。例如:修改商品或服务的描述,要求放弃商标中不能注册部分的专用权,要求声明商标是否在外文申或在相关的贸易或实业申有任何含义,要求提交实用标签等,或者陈述拒绝注册的理由。
    申请人须在自首次官方意见寄发之日起6个月内对官方意见予以回复,否则,申请将被视为自动放弃。
    在申请人回复了首次官方意见后,审查官会作出如下反映:
    1、审查官将接受申请人的回复并批准该商标申请在专利商标局的官方公报上公告。审查官会给申请人或申请人的代理人寄发该商标的公告通知;或者
    2、审查官将发出第二次官方意见。第二次官方意见可接受申请人对首次官方意见的回复,但提出新问题,要求申请人进一步回复。第二次官方意见也可能驳回申请人对注册申请驳回的争辩并作出最终驳回,对第二次官方意见,申请人将有6个月的回复期限。
    偶尔,审查官会发出"搁置通知",指出在未得到另一个申请官的审查结果或专利商标局一些其他程序申止前暂停对申请人申请的进一步审理。
    美国专利商标局最常见的驳回理由如下:
    1、该商标和一个己存在的注册商标或和一个在先用请的审理中的商标近似,这是拒绝注册申最常见的和最需认真对待的理由;
    2、该商标描述了寻求注册的商品或服务,这是拒绝注册常用的正当理由;
    3、该商标是商品或服务的通用名称;
    4、该商标是个人姓氏;
    5、由于缺乏显著性不能用作商品或服务商标;
    6、商标具有地理描述或错误的地理描述;
    7、商标属于商标法禁用条款的内容,例如由外国旗帜或徽记组成的或由不道德的、欺骗性的或诽谤性的要素组成的商标。
    上述第3-7点驳回是不常见的,往往可被申请人或其代理人所事先预料到。
    要克服专利商标局对注册申请的驳回,必须在规定的6个月期限内针对驳回理由向审查官提交有关证据和Z或法律争辩,或者采取其他相应措施,在极罕见的情况下,审查官会对官方意见申提出的问题在专利商标局办公室会见申请的代理人。
    在申请被最终驳回的情况下,如果修改会使审查官批准申请,申请人可尝试满足审查官修改申请的要求。申请人也可基于新的证据或争辩要求审查官重新考虑驳回理由或者向专利商标局的商标审判上诉委员会提出注册驳回的上诉。在上诉提交后,如果申请人要求争辩,商标审判上诉委员会会对上诉举行听证。
    如果上诉没成功,申请人可向美国联邦巡回上诉法院或向联邦地方法院进一步上诉。
    (三)公告
    经美国专利商标局核准注册的商标 (包括审查核准或复审成功后核准或上诉成功后核准)将在美国专利商标局的公报上公告。公告期为3个月。
    (四)异议
    任何人如果认为公告商标的注册会使其受到损害的话,必须在自该商标申请在官方公报上公告之日起3O天内向专利商标局提交异议申请或请求异议延期。
    根据异议人的请求,专利商标局会授予每一次30天的异议延期。如果在延期期满前异议人再次要求延期且有适当的理由,专利商标局可予再次延期。
    异议书的提交开始了在商标审判上诉委员会的异议程序。商标审判上诉委员会将异议书的副本寄送给商标注册申请人的代理人。申请人必须在异议书寄出之日起30天内提交答辩,由处理商标纠纷的审查官决定被异议商标的注册。如果审查官裁定异议成立,将拒绝申请人的商标的注册。如果审查官裁定异议不成立,将最终核准申请的商标注册。如果异议人或被异议人对异议不服,可向商标审判上诉委员会提出复审或向美国联邦巡回上诉法院上诉。
     对在辅簿的商标注册不能提异议。
     (五)基于打算使用商标提交使用声明的特别程序
     根据1988年商标修改法令,申请人可基于真诚地在美国商业中打算使用某一商标而申请该商标注册。对此类申请,继美国专利商标局审查及通过异议程序后,专利商标局将发布接受通知。如果在收到接受通知前申请注册的商标已经使用,申请人必须提交使用声明,从而使申请符合基于使用注册的要求。如果在收到接受通知前申请注册的商标尚未使用,申请人自接受通知发布之日起有6个月的期限使用,并提交所需的使用声明书。在最初6个月期限期满前,根据申请人的书面请求,审查官将允许延期6个月。此后,根据申请人的书面请求且需出示正当理由,审查官将允许再延长提交使用声明的时间,每次半年,累计不超过4次。
    每次延期要求必须附有规定的费用。
    使用声明只有在申请人已经在注册申请所涉及的所有商品和服务上使用了该商标后才可提交。如果申请人还没开始在所有的商品或服务上使用该商标,他可提出分割申请,以便能够在部分产品或服务上提交使用声明后先获得注册。
    提交使用声明的文件要求:
    1、经申请人签署的商标在美国商业中使用的宣誓书,宣誓书申包括使用商标的详细情况和商标所有权的声明;
    2、3张商标在商业中使用的实用标签;
    3、规定的费用。
    使甩声明书将由专利商标局审查官审查。在审查中,专利商标局有时会发布只与使用声明有关的要求或批驳。一且使用声明被接受,原基于打算使用提交的商标注册申请将被核准。
     (六)须发商标注册证
    商标申请经过了美国专利商标局的审查程序以及公告程序后,在无异议提出或异议不成立的情况下,对基于使用和国外申请人的本国注册提交的申请颁发商标注册证。对基于打算使用提交的申请,在申请人提交使用声明且使用声明被审查官接受后颁发注册证。
     六、商标的使用
     (一)注册后的使用要求
     在美国,使用不是获得商标注册的惟一基础,但商标注册必须通过使用来维持。美国法律要求注册商标必须在商业中使用,广告使用不被视为使用。
     商标注册后连续3年不使用,被视为初步放弃,商标注册可因未使用而被撤销。
     另外,根据美国商标法规定,商标注册人在自商标注册之日起第5 年至第6 年间必须向美国专利商标局提交使用宣誓书,宣誓注册商标已在美国商业中使用于宣誓书中所述的商品或服务上,该商标注册才继续有效 (详见七)。
    (二)注册标记的使用
    美国法律规定,使公众知晓一个商标为注册商标是商标注册人的义务。因此在注册商标使用中应注意加注注册标记。加注注册标记对商标注册人非常有利。在任何侵权诉讼中,如果被侵权人没能按要求加注注册标记,除非证明侵权人在获知侵权后仍继续侵权,否则不能得到损失赔偿。如果加注了注册标记,则不需证明侵权者是故意侵权,也可作为故意侵权处理。
    在美国,注册标记通常采用 "Regstered U. S. Patent and Trade-mark O皿ce"(已在美国专利商标局注册)或其缩写 "Reg. u. s. P扯&TM. O且"或符号 "Q"。
    七、商标注册后的使用宣誓
     (一)第8款宣誓书(Sect;on8 Declam;on)
    美国商标法第8款,在商标注册后第5年和第6年间,商标注册必须向美国专利商标局提交经其签署的第8 款宣誓书,宣誓商标注册在商标注册后5 年内已将注册商标使用在注册所核定的所有商标和/或服务上,或者在所核的某些商品和/或服务上,或表明没有使用注册商标的正当理由:如由于政府的规定暂时中断了产品的合法销售,或由于火灾或其他灾难暂时中断了产品的生产而不是注册人打算放弃该注册商标,才能维持注册有效或部分有效。
     所需文件及要求:
     1、经签署的注册商标仍在使用的宣誓书;
     2、 3张正在使用的注册商标的实用标签;
     3、所需的规费。
     第8款使用宣誓书必须由商标所有人提交。如果商标所有权已发生了变化,必须办理相应的手续。
     提交使用宣誓书的期限不可延期。没能在规定的期限内提交该款宣誓书会导致注册的自动放弃。
      (二)第15款宣誓书
       根据美国商标法第15 款,允许某些商标注册人提交不可争议性宣誓书即第15款宣誓书。商标注册人在商标注册后可以但不是必须向专利商标局提交注册商标已连续使用5 年的宣誓书。一旦第15 款宣誓书被美国专利商标局接受,该注册即成为不可争议的注册。不可争议的注册只有基于一些特定理由才能被撤销,而不能因他人的先使用或者注册商标具有描述性而被撤销。
       八、续展
       (一)商标注册的有效期
       1、1989年11月17 日前的商标注册和续展注册有效期均为20年;但1989 年11月16 日后的商标续展,其有效期为10 年;
        2、自商标修改法令生效后即1989 年11 月16 日以后核准的商标注册,注册有效期改为lo年,自注册之日起算。每次续展的有效期亦为10年。
      (二)续展提交的期限
      提交续展的时间为注册期满前半年至注册期满后3个月内,注册期满后的3个月宽展期内提交续展需支付罚金。
       (三)续展的申请文件
       1、经商标注册人签署及宣誓的申请书。如果注册商标在续展时没在注册所核定的所有商品或服务上使用,申请书应只涉及续展时使用的商品项目,所有未使用项目应从注册中删除;
       2、表示正在美国使用的注册商标用在商品上的实用标签。不需要销售发票的副本;
       3、续展申请的规费。
       九、商标的转让、变更及使用许可
       (一) 商标的转让
        美国法律规定,商标转让应该在美国专利商标局备案。目前在美国,商标转让只能和该商标所代表的商业信誉一起转让。审理中的商标注册申请也可以转让。
    转让所需文件:
    1、由转让人签署的委托书;
    2、由转让人签署的转让协议书。
    在美国办理转让不需提供美国原商标注册证。美国专利商标局将;出具转让备案通知书作为官方的转让证明文件。
    (二)注册人名称变更
    在美国注册人名称变更后应当向美国专利商标局备案,此外,美国专利商标局的审查官要求同时就同一所有人的所有注册商标进行更名备案。
     提交注册人名称变更申请需提供经公证的名称变更证明。该证明由注册人所在地的有关当局出具。同时需附经译者宣誓证明的英译文。
     (三)使用许可
    美国商标法允许进行商标的使用许可,但不需将使用许可备案。
     十、海关备案
    美国不允许下述进口商品在美国海关入关:
     1、抄袭或模仿任何美国国内产品、制造商或商人的名字或互惠
授予保护的外国制造商或商人的名字;
    2、抄袭或模仿根据美国商标法的规定注册的商标;
    3、带有使公众相信该物品是在美国制造的名称或标记;
    4、带有打算使公众相信该物品是在外国或地区制造的,而不是实际制造商品的国家或地区的名称或标记。
     为了帮助海关官员实施该项禁令,任何美国国内制造商或销售商,以及任何互惠授予同美国公民有同样的商标和商号利益的外国制造商或销售商,可要求将其名字和依据以及其商品制造地的名称和根据美国商标法的规定颁发的商标注册证的副本在美国海关备案以阻止侵权、假冒商品进入美国海关。
     文件要求:
    1、经美专利商标局证明的商标注册证副本;
    2、'商标所有人的名称和完整的营业地址;
    3、经签署的申请书。
    备案期限:同商标注册有效期。
    十一、撤销、侵权相假冒
    (一)撤销
    任何人可基于商标法申规定的一定理由通过提交 "撤销申请"并支付所需费用,要求撤销某注册商标。
    在商标注册5年内他人可基于其商标的在先使用或者基于注册商标的描述性要求撤销某注册商标。
    在商标注册后的任何时候他人可基于下述任一理由提出撤销别人的商标注册:
    1、商标注册人连续3年未使用而且不打算恢复使用其注册商标;
    2、由于商标注册人不适当的使用,致使其商标成为通用商品名称;
    3、通过欺骗取得注册;
    4、违反商标的注册性条款;或
    5、不符合集体商标或证明商标要求。
    撤销申请需向美国专利商标局的审判上诉委员会提出。'
    撤销程序同异议程序相似。
    (二)侵权
    1、侵权的处理途径
    (1)被侵权人可自行或通过其代理人向他认为正侵犯其商标权的人寄警告信,要求侵权人停止侵权行为。大多数商标侵权可通过这种方式友好谈判解决。
    收到警告信的二方可以根本不答复指控方,迫使其提交诉讼或放弃其要求;或者向法院提交诉讼,要求法院裁定。
    (2)被侵权人的法律诉讼。
    鉴于只有法院可命令侵权方停止使用某个商标或使其侵权行为受到处罚,被侵权人可向法院起诉。
    根据美国商标法,诉讼可向州法院或联邦法院提交,但通常做法是向联邦法院提交。由原告 (被侵权人)出具证据,提出损失情况,法院进行裁定。
    原告可要求法院发布 "临时禁令",禁止被告在诉讼期间继续使用侵权商标。
    原告还可要求在诉讼结案时,法院作出禁止侵权方进一步使用侵权商标的命令。
    2、侵权救济
    只有在故意侵权时,被侵权人才可要求赔偿。
    (1)侵权者来自销售侵权商标商品或提供服务时的利润或由于侵权给被侵权人 (商标所有人)造成的损失。
    (2)原告 (商标所有人刀的律师费和法院费用。
    3、其他救济
    (1)没收侵权产品;·
    (2)命令被指控的侵权者销毁或交出侵权产品和用来生产和销售侵权产品的工具;
    (3)纠正性广告。
    当原告 (商标所有人)败诉时,被指控侵权者可要求从起诉方得到律师费。
    (三)假冒
    根据《美国商标假冒条例》:"假冒商标为使用在商品上和服务交易申的,与在这些商品和服务上在主簿注册的商标相同或不能区别的欺骗性的商标,
    在一些完全假冒商标的诉讼中,原告可要求法院在诉讼期间依法查封并没收假冒品和假冒商标标识以及制造商标标识的工具。但申请人在查封期间要提供担保。
    美国政府和各州政府可对商标的完全假冒提起刑事诉讼,并对被告作出处理决定。
    根据《1984年的商标假冒条例》,无论谁故意使用(假冒)一个在主簿注册的商标做生意,如果是个人,刑事上应受25万美元的罚款或5年的监禁或者是两种并罚。如果不是个人,应受100万美元的罚款。对第二次定罪,处罚还要加重。

 

 

 

 


 


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